“337調查”大棒也有軟肋

　　頻頻“找茬”屢屢發威中國企業如何應對中美律師聯手支招

　　“337調查”大棒也有軟肋

　　深圳商報記者李玫

　　【本報訊】近年來，針對中國內地產品的“337調查”呈現明顯上升趨勢。“337調查”大棒正不斷地落到中國企業，特別是廣東和深圳企業身上，且次次“見血”。目前深圳市燕加隆實業發展有限公司正在接受相關調查。如何避免“337調查”找茬兒，遭遇后怎樣盡快抽身？近期在由深圳市世貿組織事務中心主辦的“美國337調查程序”專題講座上，美國華盛頓尼克松·皮鮑第律師事務所合伙人雷蒙·凡·代克和中國金杜律師事務所合伙人王加斌，攜手為深圳企業支招兒。

　　中國律師

　　高招一

　　積極應訴才有贏的機會

　　金杜律師事務所合伙人王加斌是應訴美國337調查的專家，他曾代表多起中國國內企業在美國國際貿易委員會應訴337調查。他認為，337調查的救濟措施非常嚴厲，企業應當積極應訴，被訴企業不應訴或放棄應訴，就會遭遇缺席判決，而積極應訴還可贏得一定的機會。對不應訴方，美國國際貿易委員可直接采納或認定申訴方列舉的事實，并據此對其發布排除令或者禁止令，甚至可直接發布全面排除令。例如1996年“多功能便攜工具案”就是一例。由于所有中國被告企業均沒有出庭而自動敗訴，結果只好把這一市場拱手讓人。

　　高招二

　　中美律師聯手可節省三成成本

　　王加斌就聘律師問題談到，中美律師通力合作打官司，有助降低企業應訴成本。在美國要打337官司，要經過一系列過程，訴訟程序復雜，必須要有經驗豐富的美國律師，特別是

　　從效率來看，一般情況下，在企業收到申訴書后30天就要啟動調查，隨后20天就要答辯，接著一系列文件會像洪水一樣涌過來。要解決這些問題，在短期內一個美國律師事務所是很難做到的。目前，很多中國律師事務所與美國律師事務所特別是知識產權方面有關的律師都保持著長期合作關系。這些律師事務所有不同的專長，有些傾向化工，有些傾向機械等。若選擇中美律師聯手應訴，優勢互補，可節約大量成本。

　　高招三

　　找準對方軟肋是成敗關鍵

　　以打擊對方專利無效為出發點，集中力量進行不侵權抗辯，應成為中國企業應訴選擇的策略定位。

　　王加斌認為，證明申請人專利無效是中國企業在調查中的抗辯要點之一。對對方知識產權有效性提出抗辯，尤其是未經實質審查的外觀專利、處于自然狀態的商業秘密，提出無效抗辯有時會起到意想不到的效果。例如，2003年，“無汞堿性電池”一案，經我國9家電池企業的積極抗辯，美國國際貿易委員會最后認定原告勁量公司美國專利號因不具備確定性而無效。但這一做法有個缺點，就是舉證責任在中國企業，成本比較高。

　　做不侵權抗辯，是最常見且比較實際的做法。主要抗辯點是，被指控的產品并不“完全”符合專利保護要求范圍，盡量指明對方專利弱點，壓縮對方專利權力要求的解釋范圍；被指控產品與要求保護的專利并不“等同”；針對中國產品特征，分析美方專利，指出中國產品與專利產品的關鍵差別，最終達到不侵權的結果。這一做法的好處是舉證責任在美方。

　　申訴人專利不具有執行性，也是重要的抗辯點。企業可從申請人的專利通過欺詐獲得，存在“不公正行為”，申請人獲得專利后存在不當使用該專利的行為，違反了反壟斷法，以及在專利授權范圍以外實施專利等方面入手。

　　此外，還要看涉案專利在美國國內是否有產業，如廠房和設備的顯著投資，勞動力和資本的顯著利用，實施專利的實質性投資，包括工程設計、研發、技術許可等。

　　美國律師

　　高招一

　　“以打求和”也是策略

　　美國最大的綜合性律師事務所之一——美國華盛頓尼克松·皮鮑第律師事務所合伙人雷蒙·凡·代克，在處理337條款訴訟程序和反傾銷案件的出庭抗辯方面，有豐富的經驗。

　　他認為，除積極抗辯外，和解也是企業選擇解決問題的一條路徑。據統計，1995年至2002年，全球有關337調查案件，23％案件被裁定侵權，49％的案件達成和解。337訴訟程序中，有三次法定和解機會。但是達成和解是有條件的。其一是，原告會權衡獲得案件勝利的難度和時間長短，其二是被告具備可用于交換和解與撤訴的條件。第三是適當地讓步或者優惠條件，如，承認原告專利的合法性；對生產工藝做出適當調整；優惠的合作條件和良好的合作前景等。“以打求和”或“以打逼和”，通過訴訟抗辯尋求和解的砝碼。

　　雷蒙同時也提醒，中國企業要能盡可能多地申請美國專利，以便在和解時手中握有足量的籌碼。他認為，企業是否能實現和解，手頭的籌碼至關重要。337訴訟中，想和對方和解，如你手中有專利可用于交換許可，很多事情就可以談。如果沒有任何籌碼，美方是不愿意與你和解的。

　　高招二

　　簽合同前需進行知識產權調查

　　雷蒙認為，中國企業特別是對美有出口業務的企業，要提高知識產權保護意識。在簽訂合同前，需委托有關機構進行必要的知識產權調查，以防止無意中侵犯他人的知識產權。中國很多企業在出口貿易中與美國企業簽訂的是長達3－5年的合同，可能對方只給你一個樣品或設計，進行OEM或ODM合作。但這些樣品和設計在美國有無許可，是否擁有自己的專利，這就需要中國企業在進入美國市場前調查清楚。否則，一旦產品生產出來就會有很多麻煩找上門。為此，雷蒙建議，中國企業在根據外國企業提供的樣品或圖紙進行生產時，應對其涉及的知識產權進行調查，在合同中約定知識產權免責條款。

　　高招三

　　以美國式答辯抓住法官的心

　　根據出庭抗辯的切身經驗，雷蒙認為，337訴訟在涉及到美國以外的一些公司時，還會出現一個重要的不利之處就是語言、文化方面的差異和障礙。中國企業及中國律師只有采用美國式的答辯，才容易抓住法官的心。

　　開庭時，原告、被告雙方都是證人。就涉案的中國企業而言，出席一兩個小時的庭審，他們所說的每一句話都要準確無誤地翻譯給法官。而法官的每句話都要準確無誤地翻譯給到場的公司負責人及技術人員。這些溝通需要通過恰當的理解、準確的語言陳述來實現。要在法庭上達到有效傳遞和溝通的目的，之前有很多文化和語言方面的工作需要企業認真去做。

　　另外，雷蒙強調，聘請到具專業水準的中國律師也關乎官司的成敗，特別是那些懂專利、懂技術的律師。他們能夠迅速地從龐雜內容中幫助你找到最關鍵的抗辯點。而這些核心抗辯點，正是法官最期待的內容。

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　　何謂“337調查”

　　美國“337調查”源自“337條款”，因美國的《1930年關稅法》的第337節而得名，后經三次重大修訂。據法律界人士介紹，最近一次修正后的“337條款”規定，如果任何進口行為存在不公平行為，主要針對侵犯專利權或者

　　“337調查”的期限一般為12個月，疑難的為18個月。其重要程序是：美國公司向ITC起訴；ITC在30天之內決定是否立案并通知被告；被告在送達通知之日起20天內提交書面答辯意見及反訴；復雜的調查聽證；ITC裁決。如有不服ITC裁決的，可以向聯邦巡回上訴法院起訴。在整個調查過程中，ITC有權簽發臨時性排除令。若ITC裁決原告勝訴，ITC可向美國公司提供有限排除令、普遍排除令和停止令等救濟措施。