從一起啄木鳥商標(biāo)侵權(quán)案看傍名牌的實質(zhì)

　　“傍名牌”現(xiàn)象自1999年底2000年初出現(xiàn)以來，在我國已呈愈演愈烈之勢。從最初的VCD產(chǎn)業(yè)蔓延到服裝等眾多行業(yè)，從國內(nèi)名優(yōu)企業(yè)蔓延到國際知名企業(yè)，從我國內(nèi)地蔓延到香港、法國等地區(qū)和國家。以“傍名牌”為代表的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突訴訟呈不斷上升趨勢，案件的類型復(fù)雜，涉及的領(lǐng)域廣泛，給許多知名企業(yè)和消費者帶來的危害越來越大。

　　案情： 四川省華鎣市工商局雙河工商所執(zhí)法人員日前在市場巡查時，發(fā)現(xiàn)華鎣市濱河 東路178號服裝門市的門楣上，懸掛著“(香港)啄木鳥服飾國際集團有限公司”的招牌，隨即對該門市進行了現(xiàn)場檢查。只見門市內(nèi)懸掛和堆放有業(yè)主潘某堅稱“正宗”的啄木鳥服飾100余件。這些服裝共同特征是：商標(biāo)圖案都是一只鳥，有的與七好(集團)有限公司的“啄木鳥”注冊商標(biāo)圖案非常近似，盡管一些服飾的字母商標(biāo)不是“啄木鳥”，但生產(chǎn)廠家卻無一例外地打著“某某‘啄木鳥’服裝有限公司”字樣。執(zhí)法人員當(dāng)即扣留涉嫌侵權(quán)的服裝77件，并立案調(diào)查。

　　據(jù)了解，當(dāng)事人潘某于2003年11月至2004年8月，從成都荷花池市場購進“九江啄木鳥服裝有限公司(以下稱九江公司)”和“法國啄木鳥(香港)服飾有限公司(以下稱法國啄木鳥公司)”生產(chǎn)的“啄木鳥”襯衣64件，購進浙江萬山紅衣業(yè)有限公司生產(chǎn)的“啄木鳥”長褲40條，然后在門市以每件120～498元的價格銷售給消費者，至查獲時已銷售了27件。

　　執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，潘某銷售的九江公司的服裝上的商標(biāo)是“香港啄木鳥(集團)有限公司”許可其將香港萬利貿(mào)易公司轉(zhuǎn)讓的圖形商標(biāo)和字母商標(biāo)合二為一組合變形后使用，其與七好(集團)有限公司第680928號圖形字母商標(biāo)(1994年1月1日經(jīng)國家工商總局商標(biāo)局[以下稱商標(biāo)局]核準(zhǔn)注冊)近似，從而誘導(dǎo)消費者及相關(guān)公眾誤認。

　　此案在案審時，因九江公司、法國啄木鳥公司的服裝用商標(biāo)也為注冊商標(biāo)，是否構(gòu)成侵權(quán)，案審人員爭議十分激烈。

　　第一種意見認為：首先，潘某銷售的服裝上的商標(biāo)為合法注冊商標(biāo)，無論單獨的圖形商標(biāo)，還是字母組合商標(biāo)都與香港七好公司的商標(biāo)有明顯區(qū)別。其次，九江公司、法國啄木鳥公司生產(chǎn)使用在服裝上的商標(biāo)為正常組合使用兩個獨立的注冊商標(biāo)；在標(biāo)牌上是完全按照核準(zhǔn)的圖形、文字式樣使用，應(yīng)屬合法使用。在服裝上雖然有改動，但因服裝和材料所致不能完全準(zhǔn)確反映商標(biāo)原樣，實屬情有可原。再次，法律上未規(guī)定一件商品上允許幾個商標(biāo)，并未排除注冊商標(biāo)的組合使用，因此認為，不應(yīng)認定為近似商標(biāo)侵權(quán)行為。

　　第二種意見認為：這兩家公司使用在服裝上的組合商標(biāo)雖然為注冊商標(biāo)，如單獨正確使用，可能不構(gòu)成近似，但因其圖形、字母、文字組合使用后，造成與七好(集團)有限公司的“啄木鳥”注冊商標(biāo)近似，易誤導(dǎo)公眾。兩家公司在標(biāo)簽上的商標(biāo)雖然正確使用，但其組合形式也與香港七好公司組合商標(biāo)近似，極易誤導(dǎo)公眾。此外潘某有誤導(dǎo)公眾的實際行為，其制作的店鋪招牌突出顯著的標(biāo)明“啄木鳥”名稱，故意使變形的商標(biāo)或組合的商標(biāo)與七好(集團)有限公司“啄木鳥”的商標(biāo)近似，造成相關(guān)公眾誤認誤購。

　　第三種意見：潘某未經(jīng)工商部門登記，擅自設(shè)立店堂牌匾廣告，其行為違反了《店堂廣告管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，屬擅自設(shè)立店堂廣告行為。應(yīng)依據(jù)《店堂廣告管理暫行辦法》第十五條和《廣告管理條例施行細則》第二十八條的規(guī)定，對當(dāng)事人進行處罰。

　　筆者認為此案應(yīng)該按照第二種意見進行定性處罰。意大利“啄木鳥”品牌，是世界著名的服飾品牌，為蒙得利家族在世界時裝之都羅馬創(chuàng)立。七好(集團)有限公司是意大利“啄木鳥”品牌在第25類服裝、第18類皮具注冊商標(biāo)的中國內(nèi)地唯一合法持有人，該公司在中國內(nèi)地僅僅對三家公司進行了授權(quán)生產(chǎn)銷售，即授權(quán)東莞市七好服飾有限公司生產(chǎn)銷售“啄木鳥”男裝服飾、上海七好服飾有限公司生產(chǎn)銷售“啄木鳥”羊毛衫針織服飾、浙江海寧市澳羅馬皮業(yè)有限公司生產(chǎn)銷售“啄木鳥”皮衣、皮手套產(chǎn)品。為何現(xiàn)在市場上有如此眾多的“啄木鳥”呢？其中的一個主要原因就是某些企業(yè)和個人利用我國內(nèi)地與香港及國外一些國家登記注冊法律制度的差異，將國內(nèi)外知名企業(yè)的字號或商標(biāo)到香港或境外注冊成公司，或?qū)⒆约涸谖覈鴥?nèi)地注冊和受讓的商標(biāo)依法轉(zhuǎn)讓給自己在境外注冊的企業(yè)，再由香港或境外企業(yè)通過“商標(biāo)許可使用”、“授權(quán)生產(chǎn)”等方式，許可內(nèi)地企業(yè)生產(chǎn)、銷售與他人馳名、著名商標(biāo)同類的產(chǎn)品，并在產(chǎn)品上淡化商標(biāo)的標(biāo)注，突出標(biāo)注包含有馳名、著名商標(biāo)的境外企業(yè)名稱，其實質(zhì)是引起廣大消費者誤認誤購，造成市場混淆。

　　如浙江臺州一服裝生產(chǎn)企業(yè)先在商標(biāo)局申請注冊了“鳥”的圖形商標(biāo)，然后到香港登記注冊了“法國啄木鳥(香港)服飾有限公司”的企業(yè)名稱，再將“鳥”的圖形商標(biāo)依法轉(zhuǎn)讓給“法國啄木鳥(香港)服飾有限公司”，再由“法國啄木鳥(香港)服飾有限公司”以“授權(quán)生產(chǎn)”名義，許可臺州服裝生產(chǎn)企業(yè)使用“鳥”的圖形商標(biāo)和“法國啄木鳥(香港)服飾有限公司”的企業(yè)名稱，再加上其包裝、裝潢設(shè)計，就達到了傍“啄木鳥”名牌的目的。

　　據(jù)查，香港“啄木鳥”(集團)有限公司是2001年11月9日在香港登記注冊，將七好(集團)有限公司的“啄木鳥”中文文字注冊商標(biāo)(第688220號于93年1月10日經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊)注冊為香港“啄木鳥”(集團)有限公司的字號。這些將與他人注冊商標(biāo)相同的文字作為公司字號，并突出使用，是以引起相關(guān)公眾對商標(biāo)注冊人和企業(yè)名稱所有人之間關(guān)系的誤解或誤認，違反了《商標(biāo)法》保護在先合法權(quán)利原則的規(guī)定。

　　最高人民法院在新《商標(biāo)法》頒布之后出臺的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(最高人民法院法釋[2002]32號)第一條第(一)項：“將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的，屬于給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為”。所以，潘某銷售所謂“正宗啄木鳥服飾”和突出使用他人注冊商標(biāo)作招牌的行為屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，違反了《商標(biāo)法》第五十二條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)適用《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定定性處罰。

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