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佛山一批OEM加工出口貨品被廣州海關扣查引發訴訟 廣東省高院判決海關勝訴
專題策劃 廖卓斌 專題撰文 時報記者 高江虹 游星宇 專題攝影 時報記者 周 濤
2006年4月27日。對佛山泓信貿易公司的張錦輝來說，這一天真是糟透了。他剛剛接到廣東省高院的終審判決書，法院支持廣州海關對其企業貼牌生產貨物的扣留處罰，打了一年
多的官司，張錦輝還是輸了。
“這前后總共賠了30多萬元�！弊蛉彰鎸τ浾卟稍L時，張錦輝無奈地苦笑。張錦輝是這起涉外貿易的業務員，當初他還以為拉到這一單生意可讓自己小賺一筆，沒想到不僅賠了錢還貼進了兩年的時間和精力。至今他還不明白，國外委托方的商標權在其本國真實合法，自己也盡到了相應的審慎義務，雙方簽訂的加工協議真實有效，該加工產品又不在我國國內銷售，何來商標侵權呢？
“阿聯酋的企業擁有商標使用權僅在阿聯酋有用，它還必須在中國注冊，否則不受我國商標法保護范圍�！睆V州海關法規處處長于彬解釋道。
雖然這起官司涉及的僅僅是一家企業和30余萬貨款，但是廣東省高院對這起案件的終審判決，對于擁有成千上萬家貼牌生產企業的廣東來說，無疑具有標志性意義。法律專家指出，隨著中國履行WTO協議中對知識產權的保護，海關等機構正在加大對企業侵權行為的檢查和處罰，即使是以OEM方式貼牌生產的貨品都可能面臨著侵權處罰。這一案件，只是開始。
據了解，自2001年中國加入世界貿易組織以來，中國海關查獲的侵權案件數量每年平均以30%的幅度增長。去年全國海關查獲各類侵犯知識產權貨物案件1210起，案值人民幣9978萬元。
外商委托定牌加工 出口卻被海關處罰
張錦輝告訴記者，2004年10月22日，阿聯酋客商STANLEY TRADING L.L.C.(史丹利貿易有限公司，下簡稱“史丹利公司”)委托佛山市泓信貿易有限公司(下簡稱“泓信公司”，生產單位為佛山市高寶照明電器廠有限公司)生產加工機動車用鹵鎢燈近14.6萬只，貨值約30余萬人民幣。張錦輝作為這單生意的業務員，按公司規定必須全權負責生意的安全。也就是說，生意“成了”就有得賺，“賠了”就自己扛。
原本，張錦輝不想接這單生意，“相比較歐美客商，中東和非洲的信譽要差一些�！钡珜Ψ降膽┣榍幸獯騽恿藦堝\輝，于是他依照中國有關法律法規的規定，要求該客商出示相關知識產權持有證明，該客商出示了注冊國為阿聯酋、注冊號碼為45875、并經阿聯酋外交部官員簽名蓋章證實、以及經中華人民共和國駐迪拜總領事館認證的商標證兩張，該商標證說明“HENKEL”商標的持有人為史丹利公司。
經審查，泓信公司確信委托生產加工的客商具有“HENKEL”商標許可使用的資質，同時史丹利公司也提供了在我國多次委托其它國內企業加工生產同樣產品的證明文件。因此泓信公司依約履行了生產加工合同。
2004年12月20日，泓信公司向廣州海關履行這批車用鹵鎢燈的報關手續時，廣州海關發現該批貨物標有“HENKEL”標識，涉嫌侵犯深圳市恩同實業有限公司(下稱恩同公司)已經在同類產品注冊并在海關總署進行知識產權海關保護備案的商標專用權。廣州海關立即與恩同公司取得聯系，恩同公司確認這些貨物并未經該公司授權生產，而且也從產品本體和包裝上指出了仿冒關系。
兩天后，恩同公司向廣州海關提交了采取知識產權保護措施申請書，請求扣留侵權嫌疑貨物。因此廣州海關認定泓信公司的貨品侵權，并于2005年3月30日對該批貨物作沒收并處罰款人民幣2萬的行政處罰。
產品不在國內銷售使用 定牌加工只是勞務輸出？
這一突然處罰讓張錦輝蒙了。“以前做過那么多貼牌加工的單，都沒被海關扣留過，這次什么都查清楚了，居然被扣了！”對于海關認定的商標“侵權”，張錦輝感到非常納悶，史丹利公司確確實實是商標的合法權利人，產品又只是出口到阿聯酋銷售，并不是在中國市場銷售和使用，自己作為OEM(即定牌加工)一方，如何可能侵權？
“定牌加工人其實僅相當于委托人設的一個生產加工車間，按照國際慣例，這視同為中國的工人在外國生產，和中國市場毫無關系，實質上是一種勞務輸出�！睆堝\輝認為自己的企業本身并沒有侵權，因此他開始了漫長的與海關交涉，從禪城海關到廣州海關，再到廣東海關，直到海關總署。但處罰沒變，貨品仍然被沒收。張錦輝于是將廣州海關告上了法庭。
對于泓信公司的解釋和抗訴，廣州海關在《答辯狀》中辯稱，恩同公司于2002年依法注冊了“HENKEL”商標，商標核定使用商品為第11類車輛燈、車燈、車輛照明設備燈等產品，該公司并于同年辦理了“HENKEL”商標專用權在海關總署的備案手續。因此，按照《中華人民共和國知識產權海關保護條例》規定，在未取得恩同公司的許可下，泓信公司在貨物本體和外包裝上使用了“HENKEL”標識，因此這些貨物屬于侵犯注冊商標專用權貨物。
廣州海關法規處處長于彬接受記者采訪時表示，商標專用權具有地域性，“HENKEL”商標即使已被史丹利公司在阿聯酋合法注冊，該公司因注冊享有的法律權利也僅在阿聯酋國內有效，并不必然延伸到中國。在國內，恩同公司是“HENKEL”商標的合法注冊人，享有商標專用權，受到國內有關法律法規的保護，在中國境內相同商品上使用“HENKEL”商標，應當獲得恩同公司或其授權人的許可，否則即是侵權。
粵高院首度判OEM侵權 判決引起法學及業界關注
這單官司在去年底進入司法程序后，一審廣州中院判廣州海關勝訴。佛山泓信公司不服，官司繼續打上了廣東省高院。今年3月，廣東省高院受理了這起官司。4月27日，法院做出判決。法院認為，泓信公司侵權證據確鑿，按照《中華人民共和國知識產權海關保護條例》，國家禁止侵犯知識產權的貨物進出口，海關可以依照有關法律和條例對涉嫌侵權貨物進行扣留調查。
另外，泓信貿易公司以其申報出口的商品是貼牌加工產品，不存在侵權的故意，不是《商標法》上的“使用行為”，沒有在國內銷售，不會造成公眾意識混淆等為由，主張其不存在侵犯恩同公司的商標專用權。對此，法院認為，泓信公司的理由缺乏法律依據，法院不予采納。
據了解，這是廣東省高級法院首度表態支持海關對侵權定牌加工生產企業予以處罰。這一判決，引起了法學界和企業界的高度關注。法學界和企業人士接受記者采訪時表示，目前貼牌生產訂單是國內不少企業尤其是中小企業賴以生存的“氧氣”，一旦被判侵權將不僅會使企業受損，還會使我國的經濟受挫。
觀點碰撞
正方
法院判決合情合理
作為商標代理人，廣東環球經緯律師事務所朱健民律師認為，海關的執法是依法行政，而法院的判決也是合情合理的。根據我國現行《商標法》第52條第一項規定：未經商標注冊人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或者相似商標的，即屬于侵犯注冊商標專用權。商標在不同國家注冊后，都應在各國受到保護，并在該國內享有專用權，因此不管商品是否在國內銷售，只要生產時印刷、使用了該商標，就可認定是構成了侵權。
同時我國《知識產權海關保護條例》還規定，國家禁止侵犯知識產權的貨物進出口，海關發現進出口貨物有侵犯備案知識產權嫌疑，可以依知識產權權利人申請作出扣留決定并進行調查、認定。
此外，我國“關于對外貿易中商標管理的規定”還明確指出，對外貿易經營者在從事進出口活動中，對他人指定或者提供使用的商標，應當要求對方出具真實有效的商標專用權證明文件或者被許可使用該商標且未超出許可范圍的證明文件，并予以核查。該商標不得與已在我國相同或者類似的商品上注冊的商標相同或近似。
反方
只加工不銷售不構成侵權
廣州市華南商標律師事務所有限公司總經理甘秀利認為，如果本案中史丹利公司確是“HENKEL”商標在阿聯酋的合法持有人，泓信公司在嚴格審查了史丹利公司的商標證和認證證明后才進行代加工生產，并保證產品不在國內銷售，應該是不能認定其侵權的。
按照中國現行的《商標法》，打擊商標侵權的根本目的是維護權利人的合法利益和正常的市場競爭秩序。就本案而言，作為OEM企業的泓信公司與史丹利公司簽訂的合同是合法的，其生產行為也是合法，只要產品全部返銷阿聯酋，就對恩同公司在國內的利益不構成任何損害。因此泓信公司受委托生產該品牌產品，返銷阿聯酋，雖然是在中國制造，但按照國際慣例可以視同為中國的工人在阿聯酋生產，實質上是一種國際間的勞務輸出。
此外，根據2004年2月18日北京市高級人民法院制定的《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》，在回答“受境外商標權人委托定牌加工的商品僅用于出口，其商標與權利人的注冊商標相同或者近似的，其行為是否構成侵權？”時，該《解答》明確答復，“造成相關公眾的混淆、誤認是構成侵犯注冊商標專用權的前提。定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認，不應當認定構成侵權�！彪m然該解答并非法律意義上的有權解釋，但作為在國內外知識產權界具有較高影響的人民法院的內部適用法律意見，應能反映我國司法界對該問題的態度。
OEM企業 定牌加工隨時可能踩到地雷
近年來，我國對外貿易增長迅猛。在珠江三角洲地區，為國外公司定牌加工(OEM)的企業比比皆是，而此類事件讓很多定牌加工企業感到很困惑：國外委托方的商標權在其本國真實合法，自己也盡到了相應的審慎義務，雙方簽訂的加工協議真實有效，如果一旦被認定侵權，那么作為OEM企業同時還將承擔違約的責任。那今后的定牌加工業務該怎么辦呢？對外貿易如何開展呢？
張錦輝對記者表示：“商標注冊量那么大，對于一個不是行業的馳名商標，我們這些對外貿易經營者該如何準確查詢OEM商標在中國的注冊和海關備案情況，尤其是那些帶有圖案OEM商標在中國的注冊情況呢？”他說，要100%保證準確及時查詢到受委托的商標在中國的注冊情況是不可能的�！叭f一查漏了怎么辦？接受定單時沒有查到，而一個多月后出口報關時才有最新的注冊備案又怎么辦？”張錦輝呼吁管理部門應提供一些工具或者渠道。
“定牌加工存在太多危險，隨時有可能踩到地雷。”虎門一家民營服裝廠的業務部經理對記者說，“如今的商標注冊量太大了，對于一個不是行業的馳名商標，大部分中小企業都很難去準確查詢到定牌加工的商標在中國商標注冊及在海關備案的情況。而大多數企業都是在審查客商的相關知識產權持有證明后，就開始生產，往往在報關出口時碰到問題。”
而澄海一家玩具生產企業的負責人則對記者表示，業內對泓信公司一案都非常關注，這同時也給各行各業的OEM企業敲了一個警鐘，如今很多企業對客商的審查都更加嚴格了，有的企業為了降低風險，干脆就在國內交貨，報關等程序都要求對方來做。
海關支招 接單前上網查備案
為了避免牽扯到商標侵權糾紛，有專家建議國內各OEM企業在與國外委托方簽加工合同前，除了嚴格審查其是否為合法的商標權利人、委托方在產品最終到達地是否擁有商標權以及授權加工的品牌與其獲準注冊的品牌是否完全一致外，還要查找國內有無類似商標。
如果在國內已注冊了相同的商標，則應該先與國內的商標持有人進行溝通，這樣可避免發生糾紛。
廣州海關法規處處長于彬也建議企業在接單之前，不僅要核查委托加工的外商企業是否擁有商標權，還要上海關總署的網站查一下商標備案信息，確定該外商已經在國內注冊了同款商標，或者該商標在國內完全沒有被注冊。一旦國內已有企業注冊了該商標，則需先與國內的商標持有人進行溝通。
于彬稱，目前企業自覺守法經營的意識普遍有所增強，經常有從事定牌加工業務的企業在收到外商訂單后到海關請求幫助鑒別其知識產權狀況的情況。此外，代理報關企業在發現侵權嫌疑貨物后主動向海關進行舉報的情況也有所增加。
糾紛案例
兩家制衣廠的商標糾紛
榮昌公司是一家承攬海外企業的定牌加工業務的制衣企業，在榮昌公司生產的定牌產品中，有一商標是新加坡某公司在新加坡、馬來西亞、泰國等東南亞國家注冊的一種圖形商標，該商標與永泰制衣廠在中國注冊的一種圖形商標幾乎相似。
2003年3月，某市海關根據永泰制衣廠的舉報，以榮昌公司侵犯永泰制衣廠的注冊商標專用權為由，查扣了該公司的一批銷往東南亞的定牌加工產品。對于侵權指控，榮昌公司予以抗辯。同時表示，永泰制衣廠的產品銷售范圍僅限于中國大陸，故使用該商標的行為對永泰制衣廠的經濟利益沒有絲毫影響。
最終，在有關部門的調解下，榮昌公司和永泰國制衣廠妥善解決了雙方的糾紛，永泰制衣廠不再指控榮昌公司侵犯其注冊商標專用權。
兩個耐克商標之爭
2000年，一家西班牙公司委托浙江一進出口公司和嘉興市一服裝廠生產耐克男滑雪衣，由西班牙公司提供原材料、商標吊牌等，該西班牙公司在西班牙擁有NIKE商標。浙江進出口公司負責原材料的進口和服裝的報關，嘉興制衣廠負責加工。
同年8月，浙江進出口公司通過深圳海關報關出口，但美國耐克公司向深圳海關申請扣留這批服裝，之后向深圳市中級人民法院起訴，要求西班牙公司、浙江進出口公司、嘉興制衣廠停止侵權，并賠償損失。
深圳中級人民法院經過長達2年的審理，作出判決：耐克公司在中國作為耐克商標的專用權人，在中國境內任何人都不得侵犯其注冊商標專用權，在同一種商品或類似商品中使用注冊商標相同或者近似的。西班牙公司雖然在西班牙擁有注冊商標專用權，當時基于商標的地域性，美國耐克公司的商標受中國法律的保護。
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